Proprietà industriale e intellettuale

IL MARCHIO

Il marchio è un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un'impresa, da quelli delle altre aziende. Secondo l'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni rappresentabili graficamente: parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche. Così, un suono può essere registrato come marchio, riportando su un pentagramma le note musicali che lo compongono.

La forma del prodotto o del suo confezionamento può costituire un valido marchio, a condizione che il segno in questione:

  • abbia una sua autonoma capacità distintiva agli occhi del consumatore medio, tale che la semplice visione di quella specifica forma sia in grado di creare immediatamente un ideale collegamento tra il prodotto/servizio sia con il marchio sia con l’azienda produttrice
  • non sia costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto ,in quanto questa è priva di capacità distintiva, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (proteggibile esclusivamente da un brevetto o da un modello di utilità) o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (art. 9 CPI).

Ci sono diverse classificazioni del marchio. A titolo esemplificativo, può essere individuale, che si ha quando esso identifica il bene o il servizio oggetto dell'attività di impresa, collettivo, che ha la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità dei prodotti o dei servizi offerti (si pensi, ad es., al marchio collettivo "pura lana vergine"). A seconda del fatto che il marchio sia riferito a un'impresa che produce beni, a una che li commercializza o a una che offre servizi, si può distinguere, poi, tra marchio di fabbrica, marchio di commercio e marchio di servizio.In base ai segni che vengono utilizzati come marchi è, inoltre, possibile individuare le seguenti tipologie di marchio: denominativo, figurativo, misto, di forma, olfattivo, di suono, di colore. Un'ulteriore distinzione che è possibile fare è quella tra marchi generali, che riguardano più prodotti o servizi, e marchi specifici, utilizzati per identificare un solo prodotto o servizio.

al marchio nazionale si aggiungono il marchio comunitario e il marchio internazionale. Tutte le relative discipline mirano all'obiettivo unitario di garantire al loro titolare il diritto all'utilizzo esclusivo dello stesso, in un territorio più o meno limitato.

A pena di nullità il marchio deve essere originale, vero, nuovo e lecito.

L'originalità implica che il prodotto o il servizio offerto dall'imprenditore possa essere distinto da tutti gli altri presenti sul mercato, senza che sia possibile utilizzare come marchi la descrizione dei caratteri essenziali del prodotto o del servizio, la loro denominazione generica, i segni di uso comune. Un produttore di automobili, ad esempio, non può utilizzare il marchio "Auto".

La verità implica che il marchio non debba essere idoneo ad ingannare il pubblico circa la provenienza, la natura o la qualità dei prodotti o servizi offerti dall'impresa.

Secondo il principio di novità, il marchio deve essere differente da altri segni distintivi già di fatto utilizzati in ambito nazionale. A tal proposito è opportuno distinguere tra marchi ordinari e marchi celebri, poiché mentre per i primi è necessario che il marchio non crei confusione con l'attività di imprenditori che siano concorrenti, per i secondi non occorre che le attività con le quali potrebbe sorgere confusione siano in concorrenza, essendo sufficiente, per decretarne la nullità, il fatto che la rinomanza del segno anteriore dia comunque un vantaggio indebito all'imprenditore che lo riproponga per la propria attività (è ad esempio nullo il marchio Ferrari da parte di un produttore di orologi).

Nel rispetto del requisito della liceità, infine, il marchio non deve essere in contrasto con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume.

LA REGISTRAZIONE

La registrazione del marchio presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferisce al titolare dello stesso il diritto all'uso esclusivo su tutto il territorio nazionale per prodotti o servizi identici o affini (a meno che non si tratti di marchio celebre, nel qual caso il diritto, come accennato, è esteso anche a prodotti o servizi non affini). da quel momento acquisisce visibilità e gode di un riconoscimento formale che lo tutela nei suoi diritti. la vita del marchio non si ferma alla sua presentazione in società. Al contrario, è appena all’inizio, e prosegue tra modifiche e cambiamenti, rinnovi e nuovi utilizzi, rinunce ed estensioni.

Tale diritto decorre dalla presentazione della domanda e ha una durata di dieci anni, rinnovabile per un numero illimitato di volte.

Prima di presentare domanda di registrazione di un marchio d’impresa è opportuno osservare alcune regole generali:

  • assicurarsi che il marchio sia conforme alle prescrizioni di legge
  • verificare che il marchio non abbia nessuna connotazione negativa non solo in Italia, ma anche in altri Paesi, soprattutto se potenziali mercati di esportazione
  • controllare che il corrispondente nome di dominio (o indirizzo Internet) sia ancora libero
  • garantirsi che il marchio sia facile da leggere, scrivere, memorizzare e di facile pubblicizzazione su tutti i tipi di media
  • effettuare una ricerca d’anteriorità: per controllare che esso non sia identico o simile a marchi precedentemente registrati; la ricerca può essere svolta su apposite banche dati, disponibili sul sito internet dell’OMPI, l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO). Per quanto nessuna ricerca, per svariati motivi, potrà dare la sicurezza che non esista un marchio uguale o simile a quello che si intende presentare a protezione di prodotti/servizi uguali o simili, essa consente di effettuare un primo filtro e può comunque costituire un utile strumento di orientamento nella scelta del segno distintivo
  • individuare le classi di appartenenza dei prodotti/servizi per i quali si intende ottenere la registrazione del marchio, utilizzando il Sistema internazionale di classificazione dei marchi (o sistema di Nizza per la classificazione dei marchi), che comprende 34 classi per i prodotti e altre 11 per i servizi. È sufficiente presentare una sola domanda per più classi. Il sistema è anche disponibile alla pagina internet WIPO. È fondamentale che il marchio venga registrato in tutte le classi in cui si intende utilizzarlo.
  • La registrazione del marchio, infine, è presupposto per la registrazione del marchio a livello internazionale (ma non del marchio comunitario, che è autonomo).

LA TUTELA

La registrazione del marchio dà al titolare la possibilità di tutelarsi giudizialmente da eventuali contraffazioni. In particolare, il titolare di un marchio registrato può esperire Opposizione amministrativa: l'art. 176 del CPI prevede la possibilità, per i titolari di un diritto anteriore, di opporsi alla registrazione della domanda di marchio entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Altrimenti, di fronte alla violazione di un marchio si offrono diverse soluzioni: dall’invio di una lettera di diffida al presunto contraffattore all’avvio di un’azione legale. Quest’ultimo approccio comporta però tempi molto lunghi: spesso occorre aspettare tre/quattro anni prima di ottenere una decisione di primo grado. E’ la ragione per la quale tentare di risolvere extragiudizialmente il conflitto è spesso consigliabile.

I procedimenti extragiudiziali
I procedimenti extragiudiziali di soluzione delle controversie sono essenzialmente l’arbitrato o la mediazione.

L’arbitrato consiste in una procedura meno formale e più rapida di quella giudiziaria. Inoltre, una decisione arbitrale è più facile da far eseguire sul piano internazionale.

Nella mediazione le parti possono mantenere il controllo del procedimento di risoluzione della controversia, cosa che può essere utile a mantenere buoni rapporti con un’impresa che potrebbe diventare, nel futuro, un partner commerciale.

Ulteriori informazioni sull’arbitrato e la mediazione, sono reperibili al sito internet del Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI: www.arbiter.wipo.int/center/index.html

Le misure cautelari
L’azione civile di contraffazione, come si è detto, è generalmente più lunga, a meno che non vi siano le condizioni per promuovere un ricorso cautelare basato sull’urgenza della situazione: in tal caso, sarà possibile ottenere la descrizione, il sequestro dei prodotti contraffatti, l’inibitoria, nonché, accessoriamente, la pubblicazione dell’ordinanza cautelare su giornali nazionali e/o locali.

  • La descrizione viene generalmente richiesta al fine di avere un’idea più chiara del fenomeno contraffattivo in essere o quando si vuole evitare che il contraffattore faccia sparire le prove della sua illecita attività. Viene disposta dal Giudice senza preventiva convocazione dell’altra. Tramite la descrizione il titolare di un marchio chiede all’autorità giudiziaria che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione del proprio marchio nonché la descrizione dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata attività.
  • Con il sequestro il titolare di un marchio può chiedere la confisca dei beni che costituiscono contraffazione  del proprio marchio, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Generalmente il sequestro viene disposto dal Giudice senza aver preventivamente convocato l’altra parte (cioè il contraffattore).
  • Con l’inibitoria il Giudice (che può sempre provvedere senza aver prima convocato la controparte) ingiunge all’autore dell’illecito di cessare ogni attività illegale, ad esempio la fabbricazione, la vendita o l’importazione di prodotti recanti marchi contraffatti. Nell’occasione, per ogni violazione o inosservanza dell’ordine di inibitoria o per ritardi nell’esecuzione della stessa, il Giudice può stabilire una somma di denaro (una penale) a carico del contraffattore quale risarcimento danni al titolare del marchio.

Il procedimento giudiziario
Le misure ordinarie si ottengono a seguito di un vero e proprio procedimento giudiziario durante il quale il Giudice avrà sentito i testimoni, interrogato le parti, disposto consulenze tecniche d’ufficio e in generale acquisito documentazione utile alla decisione.

In base a tale procedimento, il titolare del brevetto può innanzitutto ottenere dall’autorità giudiziaria una sentenza di divieto a fabbricare o commercializzare quanto costituisce violazione del marchio. Per costringere il contraffattore a rispettare la sentenza, l’autorità giudiziaria potrà fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

L’autorità giudiziaria, con la sentenza che accerta che vi è stata contraffazione di un marchio, può anche ordinare la distruzione di tutto ciò che è oggetto di violazione. Oppure ordinare che gli oggetti prodotti, importati o venduti in violazione del diritto, come pure i mezzi specifici che servono univocamente a produrli, siano assegnati in proprietà al titolare del brevetto violato.

Il giudizio ordinario viene però generalmente introdotto per ottenere il risarcimento dei danni patiti dal titolare del marchio per l’attività di contraffazione. A tal fine, il Codice della Proprietà Industriale ha espressamente stabilito che il Giudice, nel determinare la somma dovuta a titolo di risarcimento danni, potrà tener conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dal titolare del diritto leso (ivi compreso il mancato guadagno), i benefici realizzati dal contraffattore e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici come il danno morale arrecato al titolare del marchio.

La tutela in dogana
Altra modalità di protezione del marchio è la tutela in dogana: in Italia, il titolare di un marchio può impedire l’importazione di beni sospettati di contraffazione sulla base del Regolamento  CE n. 1383/2003; tale disposizione legislativa permette il blocco di merci sospette in tutte le frontiere italiane (il Regolamento 1383/2003 è stato sostituito con il nuovo Regolamento UE n. 608/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014)

Il marchio non registrato, in ogni caso, non è del tutto privo di tutela ma dà al suo titolare il diritto all'uso esclusivo nei limiti in cui se ne è avvalso prima che altri lo abbiano eventualmente registrato e in base alla notorietà raggiunta.

 

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